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Pandémie : procédures en déchéance et en nullité devant l’Inpi quand les tribunaux suspendent leurs activités en propriété industrielle

Aujourd’hui 2 avril, l’annonce faite hier sur le site de l’INPI est toujours en ligne :

Le portail e-procédures de l’INPI a été mis à jour pour permettre de réaliser deux nouvelles démarches, entrées en vigueur avec la loi PACTE à compter du 1er avril 2020 : les demandes en nullité ou en déchéance de marque ainsi que les oppositions à l’encontre d’un brevet, contestations qui étaient jusqu’à présent uniquement possibles en justice.

La nouvelle procédure administrative en nullité ou en déchéance de marque permet de faciliter la suppression de marques en cas de défaut de validité ou d’existence d’une marque ou d’un autre droit antérieur et de rendre disponibles des marques non exploitées pour que d’autres acteurs économiques puissent les utiliser.

…une procédure écrite exclusivement électronique, accessible via le portail e-procédures de l’INPI

Des nombreux débats qui ont accueilli ces nouvelles procédures administratives, une question restait en suspens : leur succès, c’est-à-dire combien de procédures seraient engagées devant l’Office.

La pandémie  a changé la donne puisque les tribunaux de grande instance tribunaux judiciaires ont  drastiquement ralenti leurs activités en se concentrant sur les affaires pénales et en privilégiant les urgences civiles essentiellement pour les affaires familiales. Cette situation impacte également la délivrance des assignations. Sans action en contrefaçon pas de demande reconventionnelle en nullité ou en déchéance de marque. L’INPI se trouve seul en charge de ces contentieux.

L’avenir nous dira si le covid-19 a contribué au succès de ces procédures administratives en nullité et en déchéance de marque.

 

 

 

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Même déchue une marque aurait pu encore servir, mais c’était avant

Ce 26 mars, l’arrêt de la Cour de la justice intervient sur une question préjudicielle de la Cour de cassation française à propos de l’indemnisation pour contrefaçon dans la période qui précède le 5ème anniversaire de son enregistrement, date à laquelle le législateur français a fait le choix de faire produire les effets de la déchéance d’une marque pour non-usage.

Ce sont les dispositions de la directive 2008/95 qui sont applicables.

  • Le contexte de la demande reconventionnelle en déchéance de marque lors de l’action en contrefaçon

43 ….  À cet égard, d’une part, conformément au considérant 6 de la directive 2008/95, qui énonce, notamment, que « [les] États membres devraient conserver la faculté de déterminer les effets de la déchéance ou de la nullité des marques », cette directive a laissé toute liberté au législateur national pour déterminer la date à laquelle la déchéance d’une marque produit ses effets. D’autre part, il résulte de l’article 11, paragraphe 3, de ladite directive que les États membres demeurent libres de décider s’ils souhaitent prévoir que, en cas de demande reconventionnelle en déchéance, une marque ne peut être valablement invoquée dans une procédure en contrefaçon s’il est établi, à la suite d’une exception, que le titulaire de la marque pourrait être déchu de ses droits en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la même directive.

  • Où le législateur français n’avait pas envisagé l’action en contrefaçon sur la période antérieure au 5ème anniversaire de l’enregistrement pour une marque qui n’a pas fait l’objet d’un usage  sérieux

44      En l’occurrence et ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 79 de ses conclusions, le législateur français a fait le choix de faire produire les effets de la déchéance d’une marque pour non-usage à compter de l’expiration d’un délai de cinq ans suivant son enregistrement. De plus, la décision de renvoi ne contient aucun élément permettant de considérer que, à l’époque des faits en cause au principal, le législateur français avait fait usage de la faculté prévue à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2008/95.

45      Il en ressort que la législation française maintient la possibilité pour le titulaire de la marque concernée de se prévaloir, après l’expiration du délai de grâce, des atteintes portées, au cours de ce délai, au droit exclusif conféré par cette marque, même si ce titulaire a été déchu de ses droits sur celle-ci.

  • Qu’en est il des dommages et intérêts ?

46      Quant à la fixation des dommages et intérêts, il y a lieu de se référer à la directive 2004/48, en particulier à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de celle-ci, selon lequel ces dommages et intérêts doivent être « adaptés au préjudice que [le titulaire de la marque] a réellement subi ».

47      Si l’absence d’usage d’une marque ne fait pas obstacle, par elle-même, à une indemnisation liée à la commission de faits de contrefaçon, cette circonstance n’en demeure pas moins un élément important à prendre en compte pour déterminer l’existence et, le cas échéant, l’étendue du préjudice subi par le titulaire et, partant, le montant des dommages et intérêts que celui-ci peut éventuellement réclamer.

  • Le droit dit par la Cour de justice

L’article 5, paragraphe 1, sous b), l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, et l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, lus conjointement avec le considérant 6 de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens qu’ils laissent aux États membres la faculté de permettre que le titulaire d’une marque déchu de ses droits à l’expiration du délai de cinq ans à compter de son enregistrement pour ne pas avoir fait de cette marque un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle avait été enregistrée conserve le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’usage, par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance, d’un signe similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires prêtant à confusion avec sa marque.

 

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Coronavirus, nouvelles dispositions pour les délais à l’INPI

Nouveau communiqué de l’INPI accessible en ligne là

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit que toutes les échéances intervenant dans la période entre le 12 mars et un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire sont reportées à un mois après la fin de cette période si le délai initial était d’un mois et à deux mois après la fin de cette période si le délai initial était de deux mois ou plus.

A titre d’illustration, cela signifie que si la fin de l’état d’urgence est déclarée par exemple le 28 avril, tous les délais censés se terminer entre le 12 mars et le 28 mai sont reportés au 28 juin si le délai initial était d’un mois et au 28 juillet si le délai initial était de deux mois ou plus.

Cette ordonnance s’applique à tous les délais prévus par le code de la propriété intellectuelle, à l’exception de ceux résultant d’accords internationaux ou de textes européens.

Concrètement, ce report concerne les échéances :

  • pour faire opposition à une marque
  • pour payer une annuité de brevet
  • pour renouveler une marque ou proroger un dessin ou modèle et pour bénéficier du délai de grâce correspondant
  • pour introduire un recours administratif ou juridictionnel
  • pour formuler des observations de tiers ou pour répondre à une notification de l’INPI

Il ne concerne en revanche pas les délais de priorité pour une extension internationale, les délais de paiement pour le dépôt de brevet ni les délais pour déposer un certificat complémentaire de protection, qui relèvent de dispositions supra-nationales.

Si vous êtes en mesure de le faire, nous vous invitons à répondre dès que possible aux notifications ou à procéder à vos démarches, sans attendre le délai de cet été, pour éviter d’engorger les procédures à l’issue de la période d’urgence sanitaire. En effet, pendant le confinement, les équipes de l’INPI continuent de traiter normalement vos demandes en étant en télétravail, puisque les procédures de l’INPI sont dématérialisées et restent accessibles pour vous à tout moment.

 

 

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Coronavirus : les décisions des offices EUIPO et INPI

Communication de l’INPI

« COVID-19 – Délais accordés dans les procédures d’examen Nationales

COVID-19 – Délais accordés dans les procédures d’examen

En raison du contexte sanitaire lié au COVID-19, l’INPI met en place des mesures spécifiques et porte à 4 mois les délais impartis pour répondre aux notifications de l’INPI.

Pour offrir des facilités aux déposants de titres de propriété industrielle, l’INPI porte dès aujourd’hui à 4 mois les délais impartis dans les procédures relatives aux brevets, marques et dessins et modèles, à l’exception des délais de la procédure d’opposition à enregistrement de marque.

Les délais déjà impartis, et non échus à la date du 16 mars 2020, sont également portés à 4 mois par décision du Directeur général de l’INPI n° 2020-32.

Il est rappelé par ailleurs qu’en cas de non-respect d’un délai, il existe des procédures de recours en restauration ou de relevé de déchéance auprès de l’INPI. La crise sanitaire en cours sera prise en compte dans l’examen de ces recours.

Les procédures devant l’INPI étant dématérialisées, elles restent accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pendant cette période de crise. L’activité d’examen et de délivrance des titres de propriété industrielle par l’INPI se poursuit en toute sécurité.

Nos équipes restent mobilisées à vos côtés.

Pour toute information, contacter INPI Direct au 0 820 210 211 (0,10 € TTC/mn) + prix appel. »

La décision du Directeur de l’INPI est ici

 

Communication de l’EUIPO

« Le 14 mars, le gouvernement espagnol a déclenché l’«état d’alerte» en raison de la propagation du COVID-19 en Espagne. La limitation des déplacements fait partie des mesures annoncées par le décret royal 463/2020, ce qui signifie que les citoyens et les résidents de l’Espagne ne doivent quitter leur domicile que dans des circonstances très précises, telles que l’achat de nourriture et de médicaments.

En conséquence, le directeur exécutif de l’EUIPO a autorisé, ce week-end, l’activation du protocole de continuité des activités de l’Office: à compter du lundi 16 mars, tout le personnel de l’EUIPO travaillera à domicile. Cette mesure est destinée à protéger la santé et la sécurité du personnel, des parties prenantes et de la collectivité au sens large.

Des mesures ont été mises en œuvre pour assurer un service ininterrompu aux usagers; dans la mesure du possible dans de telles circonstances, les activités de l’EUIPO se poursuivent comme d’habitude. Les demandes de marques et de dessins ou modèles continueront d’être reçues, examinées et publiées, et l’Office continuera d’envoyer des communications et de fixer des délais. Les bulletins continueront d’être publiés comme d’habitude.

Une décision du directeur exécutif a été publiée , prorogeant tous les délais jusqu’au 1er mai 2020. Dans la pratique, cela signifie que les délais sont prorogés jusqu’au lundi 4 mai, étant donné que le vendredi 1er mai est un jour férié.

Notre centre d’information et notre deuxième ligne continueront à fonctionner normalement pour recevoir des questions par téléphone ou par courriel.

Nous nous engageons à fournir le meilleur service possible à nos usagers pendant cette période, et nous publierons des mises à jour régulières sur notre site web et par l’intermédiaire de nos réseaux sociaux.

Les usagers sont également informés que le siège de l’Office restera fermé jusqu’à nouvel ordre; aucun visiteur ne sera admis et tous les événements prévus à l’Office durant cette période sont reportés. »

La décision du 16 mars du Directeur de l’EUIPO est ici

Le détail des mesures est accessible sur le site de l’EUIPO

 

 

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Le libellé d’une marque peut manquer de clarté et de précision sans affecter sa validité

L’arrêt rendu ce jour par la Cour de justice est à peine croyable.

Saisie sur question préjudicielles de la High Court of Justice, la Cour de justice admet qu’un libellé de produits et de services puisse manquer de clarté et de précision sans affecter la validité de la marque !

La présentation de l’arrêt est là

Le droit dit à l’arrêt de la Cour de justice du 29 janvier 2020

1)      Les articles 7 et 51 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1891/2006 du Conseil, du 18 décembre 2006, ainsi que l’article 3 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent être interprétés en ce sens qu’une marque communautaire ou une marque nationale ne peut pas être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que des termes employés pour désigner les produits et les services pour lesquels cette marque a été enregistrée manquent de clarté et de précision.

2)      L’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, tel que modifié par le règlement no 1891/2006, et l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la première directive 89/104 doivent être interprétés en ce sens qu’une demande de marque sans aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par l’enregistrement constitue un acte de mauvaise foi, au sens de ces dispositions, si le demandeur de cette marque avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. Lorsque l’absence d’intention d’utiliser la marque conformément aux fonctions essentielles d’une marque ne concerne que certains produits ou services visés par la demande de marque, cette demande ne constitue un acte de mauvaise foi que pour autant qu’elle vise ces produits ou services.

3)      La première directive 89/104 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une disposition de droit national aux termes de laquelle un demandeur de marque doit déclarer que cette dernière est utilisée pour les produits et les services visés par la demande d’enregistrement ou qu’il a, de bonne foi, l’intention de l’utiliser à ces fins, pour autant que la violation d’une telle obligation ne constitue pas, en tant que telle, un motif de nullité d’une marque déjà enregistrée.