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Marque italienne, consommateur espagnol et mot en français

Situation classique, une demande de marque est déposée  devant l’EUIPO.

Cette demande porte sur différents produits de la classe 18  dont « Sacs à main ; bagages de voyage ; ….. (etc )

Opposition est faite sur la base des deux marques antérieures espagnoles qui portent sur le signe :

L’un de ces deux enregistrements porte sur les « services de vente au détail » relevant de la classe 35 :

La division accueille l’opposition , et le recours du déposant est  rejeté par la Chambre.

L’affaire vient devient le Tribunal de l’Union.

L’arrêt est du 26 mars.

Tout d’abord, la question de l’exploitation de la marque antérieure dont des preuves d’usage ont été demandées.

9      La requérante soutient que l’EUIPO a considéré à tort que les services protégés par la marque antérieure ……étaient des « services de vente au détail de sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles en cuir, vêtements confectionnés et chaussures » et non simplement des « services de vente au détail », alors que cette marque était enregistrée pour les « services de vente au détail » sans autre précision.

30      La requérante estime que la comparaison des produits et des services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes de produits et de services et que tout usage réel ou prévu qui n’est pas énoncé dans ces listes n’est pas pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion au regard des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.

La motivation du Tribunal pour rejeter cette argumentation :

39      Or, selon la jurisprudence, l’activité de commerce de détail de produits constitue un service relevant de la classe 35 ……………….. Cette classe comprend d’ailleurs, selon la note explicative de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) relative à l’arrangement de Nice, pour les services relevant de ladite classe « le regroupement pour le compte de tiers de produits divers […] permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément ». Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, la notion de « services de vente au détail » n’est pas, une notion vague et couvre la vente au détail de tout produit.

Attention toutefois à ne pas généraliser cet enseignement, , la marque espagnole ayant été enregistrée le 20 octobre 2000, c’est à dire  antérieurement à la date fixée par le célèbre arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys. 

Ensuite, la similarité des signes.

79      La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a sous-estimé l’importance des éléments figuratifs de la marque demandée ainsi que du nombre 11 et de l’élément verbal très important et très connu « giorgio armani », et a accordé une importance prédominante aux éléments « lesac » et « le sac », en dépit de leur caractère distinctif faible.

La motivation du Tribunal :

90      S’agissant des plans visuel et phonétique, il convient de constater que, eu égard à la présence dans les signes en conflit des éléments verbaux « le sac » et « lesac », qui sont quasi identiques sur le plan visuel et se prononceront de la même manière, lesdits signes présentent des similitudes. En outre, compte tenu de ces similitudes, les éléments de dissemblance ne sont pas de nature à écarter chez le public pertinent l’impression selon laquelle ces signes, appréciés globalement, présentent un degré moyen de similitude tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique. Cette similitude moyenne n’est pas remise en cause par la circonstance, mise en avant par la requérante, selon laquelle l’élément « giorgio armani » constitue une marque renommée. En effet, même en prenant en considération une position plus forte de cet élément dans la marque demandée, il n’en reste pas moins que le deuxième élément, qui reprend la marque antérieure ….. presque à l’identique, attirera l’attention du consommateur espagnol.

91      Partant, il convient de valider la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit présentent sur les plans visuel et phonétique un degré moyen de similitude.

Précisons que le Tribunal a vérifié  que la Chambre de recours ait pris en compte le fait que le consommateur espagnol ne comprendrait pas les mots « le sac » :

85      ……………….., les arguments présentés par la requérante ne permettent pas de considérer que l’élément verbal « le sac », qui sera perçu comme émanant de la langue française, sera compris par le public espagnol. …….. En l’espèce, le public espagnol ne comprendra pas l’élément « le sac » de la marque demandée comme désignant un sac ou un vêtement. Il est au contraire hautement probable que, à tout le moins, une partie non négligeable du public pertinent, dont le niveau d’attention a été considéré comme moyen, ne percevra pas la signification de ce mot et percevra cet élément pour ce qu’il est, à savoir un terme à consonance étrangère, de sorte que ledit élément verbal aura, pour cette partie des consommateurs, un caractère distinctif moyen.

Le recours est rejeté.

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Commerce en ligne : une place de marché est-elle responsable des produits contrefaisants proposés par un tiers.

La place de marché participe-t-elle à l’atteinte à la marque quand le parfum vendu par un tiers n’a pas été autorisé à la vente dans l’Union par le titulaire de la marque ?

Cet arrêt rendu le 2 avril 2020 par la Cour de justice est d’autant plus d’actualité que le commerce en ligne explose avec les mesures de confinement et la place de marché en cause est celle du site Internet www.amazon.de

Deux sociétés du groupe Amazon se voient reprochées leur rôle par le titulaire des droits de marque. Amazon Service Europe qui offre à des vendeurs tiers la possibilité de publier, pour leurs produits, des offres de vente dans la partie « Amazon-Marketplace » du site Internet www.amazon.de. Et Amazon FC Graben, qui exploite un entrepôt.

Un contentieux en Allemagne

Le titulaire de  la licence de marque engage une action en Allemagne pour atteinte à la marque et demande que ces deux sociétés soient condamnées, sous peine de sanctions, à s’abstenir de détenir ou d’expédier, ou de faire détenir ou de faire expédier, en Allemagne, dans la vie des affaires, des parfums de la marque …. et à ce qu’elles soient condamnées pour avoir entreposé ces parfums pour le compte de cette société tierce ou de toute autre société non identifiée.

Le Landgericht rejette les demandes. Idem en appel.

Le titulaire de la licence forme un pourvoi.

Pour le Bundesgerichtshof se pose l’interprétation de l’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement no 207/2009 et de l’article 9, paragraphe 3, sous b), du règlement 2017/1001  qui prévoit différentes interdictions « b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe  » et partant de définir qui en sont les auteurs.

Cet arrêt est limité à cette situation particulière d’entreposage

34      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi, d’une part, que les parties défenderesses au principal n’ont fait qu’entreposer les produits concernés, sans les avoir offerts elles-mêmes à la vente ou les avoir mis dans le commerce et, d’autre part, qu’elles n’entendaient pas davantage offrir ces produits à la vente ou les mettre dans le commerce.

35      Il convient dès lors de déterminer si une telle opération d’entreposage peut être considérée comme un « usage » de la marque, au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 et de l’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement 2017/1001 et, en particulier, comme le fait de « détenir » ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise dans le commerce, au sens de l’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement no 207/2009, dont la substance est reprise à l’article 9, paragraphe 3, sous b), du règlement 2017/1001.

36      À cet égard, il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que ni le règlement no 207/2009 ni le règlement 2017/1001 ne définissent la notion de « faire usage » au sens de l’article 9 de ces règlements.

37      La Cour a toutefois déjà eu l’occasion de souligner que, selon son sens habituel, l’expression « faire usage » implique un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage. À cet égard, elle a relevé que l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, dont la substance est reprise à l’article 9, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, qui énumère de manière non exhaustive les types d’usage que le titulaire de la marque peut interdire, mentionne exclusivement des comportements actifs de la part du tiers …..

38      La Cour a également rappelé que ces dispositions ont pour but de fournir au titulaire d’une marque un instrument légal lui permettant d’interdire, et ainsi de faire cesser, tout usage de sa marque qui est fait par un tiers sans son consentement. Cependant, seul un tiers qui a la maîtrise, directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage est effectivement en mesure de cesser cet usage et donc de se conformer à ladite interdiction …..

39      Elle a par ailleurs itérativement jugé que l’usage d’un signe identique ou similaire à la marque du titulaire par un tiers implique, à tout le moins, que ce dernier fasse une utilisation du signe dans le cadre de sa propre communication commerciale. Une personne peut ainsi permettre à ses clients de faire usage de signes identiques ou similaires à des marques, sans faire elle-même un usage desdits signes …..

La Cour s’est déjà prononcée dans des situations analogues

40      C’est ainsi que la Cour a considéré, s’agissant de l’exploitation d’une plateforme de commerce en ligne, que l’usage de signes identiques ou similaires à des marques, dans des offres à la vente affichées sur une place de marché en ligne, est fait par les clients vendeurs de l’exploitant de cette place de marché et non par cet exploitant lui-même…….

41      Elle a également relevé, s’agissant d’une entreprise dont l’activité principale est le remplissage de canettes avec des boissons produites par elle-même ou par des tiers, qu’un prestataire de service qui se limite à remplir, sur commande et sur les instructions d’un tiers, des canettes déjà pourvues de signes similaires à des marques et donc à exécuter simplement une partie technique du processus de production du produit final, sans avoir le moindre intérêt dans la présentation externe desdites canettes et notamment dans les signes y figurant, ne fait pas lui-même un « usage » de ces signes mais crée uniquement les conditions techniques nécessaires pour que ce tiers puisse faire un tel usage ……

42      De même, la Cour a jugé que, si un opérateur économique, qui importe ou remet à un entrepositaire, en vue de leur mise dans le commerce, des marchandises revêtues d’une marque dont il n’est pas titulaire, fait « usage » d’un signe identique à cette marque, tel n’est pas nécessairement le cas de l’entrepositaire qui fournit un service d’entreposage des marchandises revêtues de la marque d’autrui …………..

43      En effet, le fait de créer les conditions techniques nécessaires pour l’usage d’un signe et d’être rémunéré pour ce service ne signifie pas que celui qui rend ce service fasse lui-même un usage dudit signe …..

L’entreposage peut amener son auteur à se voir reconnaitre responsable par sa maîtrise, directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage

45      Il s’ensuit que, pour que l’entreposage de produits revêtus de signes identiques ou similaires à des marques puisse être qualifié d’« usage » de ces signes, encore faut-il, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 67 de ses conclusions, que l’opérateur économique effectuant cet entreposage poursuive lui-même la finalité visée par ces dispositions, qui consiste en l’offre de produits ou en leur mise dans le commerce.

46      À défaut, il ne saurait être considéré que l’acte constituant l’usage de la marque est le fait de cette personne, ni que le signe soit utilisé dans le cadre de sa propre communication commerciale.

47      Or, en l’occurrence, s’agissant des parties défenderesses au principal, ainsi qu’il a été relevé au point 34 du présent arrêt, la juridiction de renvoi indique sans ambigüité que celles-ci n’ont pas elles-mêmes offert les produits concernés à la vente ni ne les ont mis dans le commerce, celle-ci précisant, du reste, dans le libellé de sa question, que c’est le tiers qui, seul, entend offrir les produits ou les mettre dans le commerce. Il s’ensuit qu’elles ne font pas, elles-mêmes, usage du signe dans le cadre de leur propre communication commerciale.

Le droit dit par la Cour de Justice

L’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne], et l’article 9, paragraphe 3, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’une personne qui entrepose pour un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette atteinte doit être considérée comme ne détenant pas ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise dans le commerce au sens de ces dispositions si cette personne ne poursuit pas elle-même ces finalités.

 

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Pandémie : procédures en déchéance et en nullité devant l’Inpi quand les tribunaux suspendent leurs activités en propriété industrielle

Aujourd’hui 2 avril, l’annonce faite hier sur le site de l’INPI est toujours en ligne :

Le portail e-procédures de l’INPI a été mis à jour pour permettre de réaliser deux nouvelles démarches, entrées en vigueur avec la loi PACTE à compter du 1er avril 2020 : les demandes en nullité ou en déchéance de marque ainsi que les oppositions à l’encontre d’un brevet, contestations qui étaient jusqu’à présent uniquement possibles en justice.

La nouvelle procédure administrative en nullité ou en déchéance de marque permet de faciliter la suppression de marques en cas de défaut de validité ou d’existence d’une marque ou d’un autre droit antérieur et de rendre disponibles des marques non exploitées pour que d’autres acteurs économiques puissent les utiliser.

…une procédure écrite exclusivement électronique, accessible via le portail e-procédures de l’INPI

Des nombreux débats qui ont accueilli ces nouvelles procédures administratives, une question restait en suspens : leur succès, c’est-à-dire combien de procédures seraient engagées devant l’Office.

La pandémie  a changé la donne puisque les tribunaux de grande instance tribunaux judiciaires ont  drastiquement ralenti leurs activités en se concentrant sur les affaires pénales et en privilégiant les urgences civiles essentiellement pour les affaires familiales. Cette situation impacte également la délivrance des assignations. Sans action en contrefaçon pas de demande reconventionnelle en nullité ou en déchéance de marque. L’INPI se trouve seul en charge de ces contentieux.

L’avenir nous dira si le covid-19 a contribué au succès de ces procédures administratives en nullité et en déchéance de marque.

 

 

 

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Même déchue une marque aurait pu encore servir, mais c’était avant

Ce 26 mars, l’arrêt de la Cour de la justice intervient sur une question préjudicielle de la Cour de cassation française à propos de l’indemnisation pour contrefaçon dans la période qui précède le 5ème anniversaire de son enregistrement, date à laquelle le législateur français a fait le choix de faire produire les effets de la déchéance d’une marque pour non-usage.

Ce sont les dispositions de la directive 2008/95 qui sont applicables.

  • Le contexte de la demande reconventionnelle en déchéance de marque lors de l’action en contrefaçon

43 ….  À cet égard, d’une part, conformément au considérant 6 de la directive 2008/95, qui énonce, notamment, que « [les] États membres devraient conserver la faculté de déterminer les effets de la déchéance ou de la nullité des marques », cette directive a laissé toute liberté au législateur national pour déterminer la date à laquelle la déchéance d’une marque produit ses effets. D’autre part, il résulte de l’article 11, paragraphe 3, de ladite directive que les États membres demeurent libres de décider s’ils souhaitent prévoir que, en cas de demande reconventionnelle en déchéance, une marque ne peut être valablement invoquée dans une procédure en contrefaçon s’il est établi, à la suite d’une exception, que le titulaire de la marque pourrait être déchu de ses droits en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la même directive.

  • Où le législateur français n’avait pas envisagé l’action en contrefaçon sur la période antérieure au 5ème anniversaire de l’enregistrement pour une marque qui n’a pas fait l’objet d’un usage  sérieux

44      En l’occurrence et ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 79 de ses conclusions, le législateur français a fait le choix de faire produire les effets de la déchéance d’une marque pour non-usage à compter de l’expiration d’un délai de cinq ans suivant son enregistrement. De plus, la décision de renvoi ne contient aucun élément permettant de considérer que, à l’époque des faits en cause au principal, le législateur français avait fait usage de la faculté prévue à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2008/95.

45      Il en ressort que la législation française maintient la possibilité pour le titulaire de la marque concernée de se prévaloir, après l’expiration du délai de grâce, des atteintes portées, au cours de ce délai, au droit exclusif conféré par cette marque, même si ce titulaire a été déchu de ses droits sur celle-ci.

  • Qu’en est il des dommages et intérêts ?

46      Quant à la fixation des dommages et intérêts, il y a lieu de se référer à la directive 2004/48, en particulier à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de celle-ci, selon lequel ces dommages et intérêts doivent être « adaptés au préjudice que [le titulaire de la marque] a réellement subi ».

47      Si l’absence d’usage d’une marque ne fait pas obstacle, par elle-même, à une indemnisation liée à la commission de faits de contrefaçon, cette circonstance n’en demeure pas moins un élément important à prendre en compte pour déterminer l’existence et, le cas échéant, l’étendue du préjudice subi par le titulaire et, partant, le montant des dommages et intérêts que celui-ci peut éventuellement réclamer.

  • Le droit dit par la Cour de justice

L’article 5, paragraphe 1, sous b), l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, et l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, lus conjointement avec le considérant 6 de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens qu’ils laissent aux États membres la faculté de permettre que le titulaire d’une marque déchu de ses droits à l’expiration du délai de cinq ans à compter de son enregistrement pour ne pas avoir fait de cette marque un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle avait été enregistrée conserve le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’usage, par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance, d’un signe similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires prêtant à confusion avec sa marque.

 

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Coronavirus, nouvelles dispositions pour les délais à l’INPI

Nouveau communiqué de l’INPI accessible en ligne là

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit que toutes les échéances intervenant dans la période entre le 12 mars et un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire sont reportées à un mois après la fin de cette période si le délai initial était d’un mois et à deux mois après la fin de cette période si le délai initial était de deux mois ou plus.

A titre d’illustration, cela signifie que si la fin de l’état d’urgence est déclarée par exemple le 28 avril, tous les délais censés se terminer entre le 12 mars et le 28 mai sont reportés au 28 juin si le délai initial était d’un mois et au 28 juillet si le délai initial était de deux mois ou plus.

Cette ordonnance s’applique à tous les délais prévus par le code de la propriété intellectuelle, à l’exception de ceux résultant d’accords internationaux ou de textes européens.

Concrètement, ce report concerne les échéances :

  • pour faire opposition à une marque
  • pour payer une annuité de brevet
  • pour renouveler une marque ou proroger un dessin ou modèle et pour bénéficier du délai de grâce correspondant
  • pour introduire un recours administratif ou juridictionnel
  • pour formuler des observations de tiers ou pour répondre à une notification de l’INPI

Il ne concerne en revanche pas les délais de priorité pour une extension internationale, les délais de paiement pour le dépôt de brevet ni les délais pour déposer un certificat complémentaire de protection, qui relèvent de dispositions supra-nationales.

Si vous êtes en mesure de le faire, nous vous invitons à répondre dès que possible aux notifications ou à procéder à vos démarches, sans attendre le délai de cet été, pour éviter d’engorger les procédures à l’issue de la période d’urgence sanitaire. En effet, pendant le confinement, les équipes de l’INPI continuent de traiter normalement vos demandes en étant en télétravail, puisque les procédures de l’INPI sont dématérialisées et restent accessibles pour vous à tout moment.